Для тех, кто хочет больше знать о стоимости
собственности, её оценке и рисках владения

Управление патентным портфелем малого инновационного предприятия

Управление патентным портфелем малого инновационного предприятия

19 ноября 2015

На площадке портала «Эстиматика» 29 октября состоялся круглый стол, посвященный интеллектуальной собственности. С докладом на тему «Алгоритм построения патентного портфеля инновационного предприятия» выступил Левкин Александр Юрьевич, генеральный директор и основатель компании "Царская привилегия". Компания «Царская привилегия» специализируется на обеспечении охраны интеллектуальной собственности, в частности, на разработке патентных стратегий и формировании патентного портфеля инновационных стартапов. В своем докладе Александр Левкин рассказал не только о том, как получить патент малому инновационному предприятию, но и о том, как сформировать патентный портфель без лишних затрат.

«Под малым инновационным предприятием в данном случае я подразумеваю предприятие, основанное на какой-то одной ключевой технологии: это инновационный стартап, обладающий конкретным техническим решением, на основе которого планируется создание и внедрение продукта. Разумеется, в дальнейшем это техническое решение может перерасти в целый цикл различных продуктов, а ключевая технология может быть модернизирована или дополнена», – уточнил Александр Левкин.

I. Алгоритм действий

Основные шаги, которые необходимо совершать для эффективного построения патентного портфеля малого инновационного предприятия:

  1. Провести патентное исследование или, как минимум, патентный поиск.
  2. Определить ключевой объект патентования, который нужно защищать в первую очередь.
  3. Определить информацию, которую необходимо сохранить в тайне (внутри предприятия). Обеспечить максимальный уровень защиты и предотвратить распространение этой информации.
  4. Определить перечень дополнительных объектов, которые по изобретательскому замыслу связаны с ключевым объектом. Они служат инструментом увеличения стоимости и устойчивости патентного портфеля.
  5. Оформить национальные патентные заявки в России.
  6. Подать заявку PCT и перейти на национальные фазы в другие страны.

II. Патентные исследования

Патентные исследования нужно провести еще до вопроса: «как получить патент?» Патентные исследования необходимы, чтобы избежать нарушений прав третьих лиц и оценить перспективность своей разработки. В данном случае важно понять, насколько инновационная разработка, которую команда ученых или коллектив стартапа планируют продвигать на рынок, перспективна с точки зрения патентования, и нет ли разработок, права на которые могут быть нарушены. Эту процедуру необходимо выполнить в самом начале деятельности компании и в дальнейшем периодически проводить на различных этапах.

Кроме того, патентные исследования позволяют избежать ненужных затрат на «изобретение велосипеда». Нередко в процессе патентного поиска выясняется, что есть патенты, описывающие либо эти же разработки, либо идеи, которых так сильно не хватало коллективу разработчиков. Идеи, которые в дальнейшем облегчают им работу и дают толчок к развитию.

«У меня в практике был пример: научная команда одного из малых инновационных предприятий занималась поиском идеального процентного соотношения одного из веществ. Когда соотношение было найдено, они решили разобраться, как получить патент на это вещество. В процессе патентного поиска мы нашли патент 1992 года, где было указаны принципы распределения компонентов подобного вещества, применимое к новому веществу. Это решение было настолько близким, что позволило бы им значительно сократить временные и финансовые затраты на поиск оптимального соотношения», - поделился опытом Александр.

Патентные исследования позволяют принимать правильные решения при формировании патентной стратегии и выборе рыночной ниши:

  • что будет патентоваться;
  • как будет патентоваться;
  • когда будет патентоваться;
  • на каких территориях требуются патенты;
  • как в дальнейшем это будет использоваться.

Обладая знаниями относительно области и уровня техники можно говорить о том, куда имеет смысл двигаться, а куда нет. Определив направление движения, можно разбираться, как получить патент.

III. Ключевой объект

Как выбрать ключевой объект патентного портфеля? Можно использовать балльную систему: по определенным параметрам присваивать объектам баллы, и по суммарному значению выбирать ключевой объект.

Ключевой объект

1. Вид объекта

В качестве ключевого объекта патентного портфеля должен быть выбран продукт: устройство или вещество. Что-то материальное, чтобы в случае нарушения или подозрения на нарушение прав на ваш патент, можно было совершить контрольную закупку этого инструмента/оборудования/материала/вещества и сопоставить со своим патентом, сформировав доказательства для суда.

На втором месте стоит применение продукта или технология применения продукта. Например, применение никелевого шлака в качестве аквариумного грунта. Ранее это вещество так не применялось, и никто даже не предполагал, что это возможно, поэтому уже сам по себе факт применения его по такому назначению является неожиданным. Таким образом, если в магазине лежит упаковка аквариумного грунта и на ней написано, что в состав входит никелевый шлак, понятно, что права на патент нарушаются.

Самый низкий уровень целесообразности выбора в качестве ключевого объекта у других способов: способы производства, которые невозможно идентифицировать и узнать о том, что данный способ используется. Например, если кто-то производит некий продукт по вашей технологии, вряд ли у вас получится получить доступ на предприятие, чтобы проанализировать и доказать это.

2. Вид охранного документа

Здесь приоритет однозначно отдается изобретению. На втором месте полезная модель, на последнем – промышленный образец.

3. Дополнительные объекты

В данном случае оценивается возможность сформировать вокруг ключевого объекта дополнительные объекты, которые могут усилить охрану и увеличить стоимость патентного портфеля. В среднем, вокруг одного объекта можно собрать около трех сопутствующих объектов, что позволит защитить конкретные продукты, основанные на ключевой технологии, изделия и их отдельные узлы, частные варианты реализации технологии, способы применения и т.д.

4. Существенные признаки

Количество существенных признаков в формуле ключевого объекта должно быть минимальным. Так как для обхода патента при изготовлении продукта необходимо исключить хотя бы один существенный признак, вероятность безболезненного исключения признака снижается прямо пропорционально снижению количества этих признаков. Условно говоря, 10 признаков – это нормально. В идеале их должно быть еще меньше.

IV. Ноу-хау

Как получить патент, но не раскрывать всю информацию? Патентное законодательство говорит, что описание патента должно быть достаточным для воспроизведения технологии/продукта и получения заявленного технического результата. Однако нигде не указано, что этот технический результат должен быть наилучшим.

«Мы стараемся найти баланс между тем, что включить в описание патента, и тем, что сохранить в качестве коммерческой тайны. То есть, мы формируем патент таким образом, чтобы его можно было воспроизвести, и никто не оспорил его по промышленной применимости, но в то же время наилучший вариант реализации этого патента мы сохраняем в тайне», - объяснил Левкин Александр.

V. Дополнительные объекты

На этом этапе необходимо определиться объектами, которые могут быть выбраны в дополнение к ключевому объекту патентного портфеля.

  • Если ключевой объект – вещество, то дополнительными объектами могут быть: вариации состава данного вещества, назначения вещества, применение/получение вещества, устройства, способствующие получению вещества.
  • Если ключевой объект – способ, то дополнительными объектами могут быть: устройства и вещества, которые могут использоваться в способе, варианты реализации способа.
  • Если ключевой объект – устройство, то дополнительными объектами могут быть: составные части устройства, варианты реализации устройства, способы, реализуемые устройством, способы создания этого устройства.

Дополнительные объекты

VI. Подача заявок

Патентные исследования проведены, объекты патентования выбраны. Как подать заявку патент?

Рассмотрим конкретный пример инновационного проекта: НПО БиоМикроГели.

В первую очередь, формируется заявка на ключевой объект патентного портфеля. Как правило, это обособленная заявка РФ.

Далее выбираем то, что сохранить в качестве ноу-хау. В первую очередь мы патентуем сами микрогели полисахаридов – некое вещество, которое позволяет существенно повысить эффективность очистки воды от нефти. Технологию производства микрогелей мы сохраняем в тайне, полностью ее знают только 3 человека из компании: генеральный директор, руководитель научного отдела и руководитель производственного отдела.

После этого формируются заявки на дополнительные объекты: различные способы применения микрогелей, а также патентный портфель дополняется товарными знаками (одним или несколькими)

VII. Международные процедуры

В течение 12 месяцев можно объединить все патентные заявки в одну международную заявку по процедуре PCT, после чего остается еще 18 месяцев для того, чтобы осуществить переход на национальные фазы в другие страны.

PCT – это договор о патентной кооперации между двумя сотнями стран, который позволяет на основе национальной заявки подать единую международную заявку. Такая заявка называется «заявка по процедуре PCT». В течение 30 месяцев от даты приоритета первой заявки ее можно перевести на национальные фазы в другие страны. Если такой заявки нет, то переход в другие страны мира должен быть осуществлен в течение 12 месяцев, то есть не будет увеличения времени до 30 месяцев. За это время сложно получить предварительное решение даже по российской заявке. К тому же инновационному стартапу не всегда удается за такой срок найти средства и определиться, надо ли вообще тратить их на зарубежное патентование.

Объединять все заявки в одну по процедуре PCT необходимо также в целях экономии средств, так как на каждую страну в отдельности требуются инвестиции порядка $10 000. Разумеется, объединяться заявки могут только при соответствии требованию единства изобретения.

Переходим в другие страны и получаем окончательный патент.

Подача заявок

«Конечно, могут быть некоторые особенности и нюансы. Но в идеале патентный портфель малого инновационного предприятия должен формироваться именно таким образом. В этом случае его стоимость и значимость будет высокой», – заключил Левкин Александр.

 

Статья подготовлена Натальей Ничковой на основе доклада Александра Левкина.